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職務上發明之認定

一、概述:
         「職務上發明」係指受雇人於僱傭關係存續中,基於本身派受工作之範圍內,所完成之發明,發明為其工作內容之一,也是執行職務之結果。如於僱傭關係存續中,完成與職務無關之 發明,則非屬職務上發明,故並非所有僱傭關係存續中之發明,均屬職務發明。亦即與受雇人本身執行職務所負擔之工作內容有直接或間接關係之發明,方屬之。因此,是否為職務發明,取決於職務工作內容與發明、新型或設計之內容,而不在於是否於上班時間內完成。
         重點在於受雇人所研發之專利,是否係使用雇用人所提供之資源環境,與其實際之職稱無關,甚至與其於契約上所約定之工作內容無關,而應以其實際於公司所參與之工作,及其所研 發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。

二、案例:「充電電池之全接觸式極耳構造」及「鋰電池及夾片式的鋰電池極耳收納裝置」二項新型專利之歸屬:
(一)  事實:
         甲原係乙公司總經理,並選任為董事,任期自民國98年7月1日起至99年11月22日止。被甲於任職乙公司期間取得與乙公司章程第2條所營事業「CC01090 電池製造業」相關之專利總計有15項,有6項 之權利人係以乙公司名義登錄,有5項係經雙方簽訂之「投資協議書」約定意旨,就已經取得者應無條件移轉予乙公司,有2項係甲同意以乙公司其他關係企業名義登錄,除甲向經濟部智慧財產局申請「充電電池之全接觸式極耳構造」及「鋰 電池及夾片式的鋰電池極耳收納裝置」2項新型專利,未於申請日以乙公司或其他關係企業名義申請登錄。

(二)  問題:上開2項專利是否係屬甲職務上之發明?
(三)  第一審【智慧財產法院100年度民專訴字第89號民事判決】
          經查甲之職務雖為總經理,但兼負責指派研究團隊,且將研發團體之價值作價入股,並將其於任職期間之8 件專利移轉予乙公司,自堪信甲係受雇乙公司擔任之業務包含研發在內。次查甲雖任總經 理職務,但與乙公司簽訂服務契約書,並以勞工身分提列退休金,且甲並於99年11月22日遭乙公司董事會以經營績效不彰等理由解除總經理之職務,顯見甲在客觀上必須服從乙公司之指示,並受乙公司之監督。又上開專利所屬技術領域為「 鋰電池」與「充電電池」之相關領域,係在乙公司所經營電池製造業之營業項目內,則上開專利自屬職務上之發明,乙公司自得請求甲為移轉登記。
(四)  第二審【智慧財產法院100年度民專上字第51號民事判決】
          經查兩造所簽服務契約書,並未就甲於任職期間所生專利權之歸屬為特別之約定,而乙公司主張依其與甲及丙公司所簽投資協議書之意旨,甲於任職期間所生之專利權均應歸屬 於乙公司等語,雖據其提出投資協議書一份為證,惟查該投資協議書係於98 年7月間即甲初任職時所簽,依其所簽協議書前言意旨,兩造係以甲及其任董事長之丙公司擁有如附件所列之專利(表示簽約時已有之專利)、生產技術及產品認證 、國內外經銷及預計銷售訂單,暨國際品牌(LIFEBATT)商標使用權等若干有形和無形資產暨全部生產和研發團隊作價新台幣4,500 萬元轉換為乙公司股份,與乙公司現金出資8,500 萬元,完成合資之共同意思,依其意旨係約定甲及丙公司 以其於簽約時已有之有形或無形資產作為出資,但並未敘及甲於任職期間所取得之專利權亦應歸屬於乙公司。再依該協議書第1條規定,甲負責將前述所有淨無形和有形資產暨產銷團隊(即作價資產)列冊,並委由公正第三人進行鑑價及審 查評鑑,及第2 條規定,有關丙公司之資產及負債應以98年6 月30日為基準,足認依該投資協議書之意旨,係以甲任職乙公司前其所有及丙公司所有之有形及無形資產等包括專利權,於合資時即98年7 月1日甲任職乙公司時,均歸合資成立 之乙公司所有,依協議書之意旨及其他各條規定,均未對甲於任職公司期間所取得之專利權歸屬為約定,故乙公司以投資協議書主張甲於任職期間申請之上開專利之權利應歸屬於乙公司,並不可採。
          經查乙公司僅以投資協議書之意旨、上開專利與乙公司章程所定營業項目有關,以及甲之工作內容即係為公司從事研發工作等,主張上開專利係甲因其職務上之工作所完成。惟 查投資協議書之意旨僅能證明甲之工作內容係為乙公司負責從事研發工作,並不能證明上開專利即因其職務上之工作所完成,而上開專利縱與乙公司章程所定營業項目有關,及甲於乙公司工作之內容即係負責研發,亦不能證明上開專利即甲 利用乙公司所提供之資源所完成。況且乙公司無從證明甲使用乙公司何資源設備等以申請上開專利,故乙公司僅以上開專利係於甲任職乙公司期間所申請即主張上開專利應移轉予乙公司,並不可採。

三、相關法條:
專利法第7條
         「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計,其專利申請權及專利權屬於雇用人,雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者,從其約定。前項所稱職務上之發明、新 型或設計,指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。
         一方出資聘請他人從事研究開發者,其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定;契約未約定者,屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。依第一項、前項之規定,專利申 請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者,發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。」