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專利共同發明人

一、案例:
(一) 事實:
         某大學榮譽退休的A教授,專長於有機化學及天然物化學,於91年間接受B公司之董事長邀請,由B公司出資,由A教授貢獻所長,進行生技製藥領域之研究開發。在B公司的藤黃樹脂研究 開發計畫中,A教授本於專業先後取得I282280 專利(下稱前專利)與發明申請案「分離自藤黃樹脂的化合物暨其衍生物,以及包含有此等化合物與衍生物的藥學組成物」(下稱系爭發明)如其申請專利範圍所示之成果。A教授在99年3 月離 職前,系爭發明申請專利範圍早已研發完畢,系爭發明申請書亦已接近最後定稿階段。於前專利中A教授列為共同發明人,惟系爭發明卻無,A教授於系爭發明揭示新穎化合物,完成結構分析使之能與已知化合物有所區隔,B公司卻否認A教授為共同發明人。

(二) A教授主張其之所以為系爭發明之實質貢獻者,理由以:
         1. 系爭發明為前專利之延伸,若無前專利作為基礎,無法研發出系爭發明,而其為前專利之共同發明人,自亦應為系爭發明之共同發明人
         2. 系爭發明中所揭示之新化合物,其化學結構之解析,以及中、英文、IUPAC 名稱之命名等工作,皆由原告負責完成
         3. A教授協助B公司解決TSB-14洗提、分離、純化的萃取實驗過程中所遭遇的相關問題
         4. 系爭發明所揭示之藥學組合物,其應如何將TSB-14依其性質分離以進行藥理試驗係由A教授決定,而系爭發明委外進行藥理試驗時,亦係由A教授與委外廠商溝
              通、討論
         5. 系爭發明在我國申請專利時,均係由A教授與B公司委請之專利事務所人員溝通說明,並仰賴A教授提供之資料進行整理等為據

(三)問題: A教授是否為系爭發明之共同發明人?

二、專利小知識
         按發明人係指實際進行研究發明之人,發明人之姓名表示權係人格權之一種,故發明人必係自然人,而發明人須對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人,當申請專利範圍 記載數個請求項時,發明人並不以對各該請求項均有貢獻為必要,倘僅對一項或數項請求項有貢獻,即可表示為共同發明人。所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人,其須就發明所欲解決之問題或達成之功效產生構想 (conception),並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。

         發明專利可能是兩位或多位共同發明人所完成,其中每一位共同發明人均必須對發明之構想產生貢獻。構想是在發明人心中,具有明確、持續一定的想法且應為完整可操作之發明,未 來並可真正付諸實施,而無須過度之研究或實驗。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作,若僅是依他人設計規劃之細節,單純從事於將構想付諸實施之工作,或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作,抑或使用他人所構 思之具體技術手段而進行實際驗證,此等付諸實施之行為縱然幫助發明之完成,仍難謂係共同發明人。共同發明人必須有共同從事合作研究之事實,個別進行研究之兩人,縱基於巧合而研究出相同之發明,仍不能稱為共同發明人。

         例如:單純接受計畫主持人之指示,且依計畫主持人所設計之實驗而完成實驗結果的助理,並不能稱為共同發明人;或公司品管部經理提出產品缺點,交由研發部門改進開發新產品, 則品管部經理不能稱為共同發明人;或大學之實驗室分離出一純化合物,而交由大學之貴儀中心進行分析確認化合物之具體結構,該貴儀中心之分析人員不能稱為共同發明人;抑或公司專利部門之專利工程師協助發明人申請專利時撰寫發明 專利說明書,該專利工程師仍不能稱為共同發明人。

三、判決理由與結果:
         前專利係揭示一種藤黃樹脂的丙酮萃取產物TSB-14以及由該丙酮萃取產物進一步純化的福木黃色素A 化合物及包含該化合物之藥學組成物;然系爭發明自丙酮萃取產物TSB-14分離 出5 個分離部分並從中純化出18種新穎化合物,並證明該TSB-14產物、該5 個分離部分及新穎化合物之藥理活性,且申請專利範圍係請求該等新穎化合物及含有該等新穎化合物、丙酮萃取產物、丙酮萃取產物之分離部分或彼等組合為活性成 分之醫藥組成物,該等新穎技術特徵均未見於前專利,是系爭發明與前專利既分屬不同之發明,不得僅以其為前專利之共同發明人為據推論其必亦為系爭發明之共同發明人。

         新穎化合物發明之構想應在於如何獲得該化合物,並非指將一已純化分離之化合物,以分析儀器得到其光譜數據資料,依據一般光譜的解讀規則與化學分析之知識而予以解析,並 判斷與已知化合物是否有區隔。惟系爭發明是就TSB-14即藤黃樹脂丙酮萃取產物分離純化出單一化合物以更容易被製備且更發揮止痛、抗發炎及抗癌活性產生構想並進而提出具體可達成該構想之技術手段之人,方為對系爭發明有實質貢獻之 人,而關於化合物之結構解析,乃根據系爭發明申請前之通常知識,使該化合物進行各種光譜分析,然後由該等儀器所得到之光譜數據資料,依據一般光譜的解讀規則與化學分析之知識而予以解析,縱此一判讀解析工作有一定之專業性及困 難處,亦不因而使其成為對系爭發明所欲解決之問題或達成之功效提出解決之構想,從而,A教授雖依工作分配擔任化合物結構鑑定之工作,但其仍非系爭發明之實質貢獻者,而僅為輔助人,A教授上開主張,尚無理由。

         A教授再主張化合物之中、英文、IUPAC名稱之命名等工作,皆由其負責完成,並提出與泰國教授Karalai 通訊之電子郵件及命名草稿文件為證,惟上開電子郵件僅能證明A教授為 命名衝突之聯繫人員,但未可反推A教授即為系爭發明之新穎化合物中、英文名稱與IUPAC 之命名人;又命名草稿文件之內容並未註明姓名或簽名,其中僅有部分頁次載明日期,是其可否證明A教授即為新穎化合物之命名人,亦非無疑。況關 於化合物之中、英文、IUPAC 名稱之命名係為一般具有有機化學知識之人,根據國際上通用之命名原則而可完成者,因此,縱認A教授確為系爭發明新穎化合物之命名者,亦難認其對於系爭發明有實質貢獻。

         A教授稱其任職時列名為B公司研發實驗室計劃主持人,然未能明確證實系爭發明研發過程中,A教授就系爭發明究有無協助解決實驗過程中所遭遇之問題及何種問題,自難據以判 斷原告是否對系爭發明有實質貢獻。A教授雖又提出化合物分離/純化作業標準書、混合物萃取作業標準書、混合物品質鑑定作業標準書等為證,惟均係針對一般化合物的操作流程,並未特定為系爭發明之化合物。從而,徒憑A教授列名為被 告公司研發實驗室計劃主持人,實不足以認定原告對系爭發明之實質貢獻為何。

         系爭發明委外進行藥理試驗時,亦係由A教授與委外廠商溝通、討論;又經由A教授協助更新文獻資料至99年間,方才能確立汎球藥理研究所所試驗酵素與特定腫瘤或癌症之機制, 並提出95年間B公司委請汎球藥理研究所進行藥理試驗時,經A教授核對該所提供之實驗設計後,A教授批示請該所依其實驗設計進行藥理試驗之往來傳真以及辦理系爭發明申請案之98年間,該所向A教授說明當初進行之藥理試驗結果之電子郵 件、文獻資料整理草稿文件等為憑。惟查:縱認係由A教授代表與委外廠商溝通、討論,若非對於系爭發明所遭遇之困難提出具體的技術建議而完成系爭發明之內容,否則僅為一般事務性之連繫工作,仍難稱A教授為發明人。原證10至多僅能 證明A教授曾核對及批示汎球藥理研究所所提供之實驗設計,但尚難證明其係針對何種化合物進行何種實驗設計、是否與系爭發明相關、實驗設計者為何人等情,故該證據尚不足以證明A教授所稱之事實。原證25係列出篩選藥物之癌症相關標 的蛋白質及其特性,其雖說明一些標的蛋白質之作用機制與所涉之相關癌症,惟其屬於習知之知識,況由該資料無法得知係由何人整理,無法證明A教授確實協助更新文獻資料,建立特定腫瘤或癌症與所試驗酵素間之相關作用機制,進而為系爭發明之化合物的醫藥用途之發明人。

         A教授主張系爭發明在我國申請專利時,均係由A教授與B公司委請辦理系爭發明之專利事務所人員溝通說明,事務所人員均係仰賴原告提供之資料進行整理,足證A教授為最了解系 爭發明內容之人,但查,提供資料以供系爭發明之專利說明書的撰寫、國外申請專利時之答辯,並不能證明A教授為系爭發明之發明人。綜上,A教授此部分之主張亦不足以證明其為系爭發明之發明人。